3.3.8. В соответствии с положениями пункта 7 статьи 1235 Кодекса переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
Положения пункта 7 статьи 1235 Кодекса не следует понимать буквально. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, являющиеся предметом лицензионного договора, не является существенным изменением обстоятельств в смысле статьи 451 Кодекса, влияющим на судьбу лицензионного договора, если иное прямо не предусмотрено лицензионным договором. В соответствии с принципом свободы договора (статья 421 Кодекса) лицензиар и лицензиат вправе обусловить изменение или расторжение лицензионного договора наступлением юридического факта перехода исключительного права к другому лицу (пункт 2 статьи 157, абзац первый пункта 1 и пункт 4 статьи 421 Кодекса). В этом случае лицензионный договор должен содержать специальное условие о том, что переход исключительного права к новому правообладателю влечет за собой изменение или прекращение договора или требует получения согласия лицензиата. Если в лицензионном договоре отсутствует такое условие, то ни новый правообладатель, ни лицензиат не вправе требовать изменения или расторжения лицензионного договора.
Вместе с тем рекомендуется осуществлять регистрацию договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации вне зависимости от того, содержит или не содержит лицензионный договор положение о том, что права и обязанности лицензиара не могут быть уступлены другому лицу без получения согласия лицензиата. Отсутствие в представленных на регистрацию договора документах письменного согласия лицензиата не означает, что такого согласия нет. В данной ситуации следует руководствоваться положениями пункта 3 статьи 10 Кодекса, согласно которому в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается. Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных прав рассматриваются и разрешаются судом (пункт 1 статьи 1248 Кодекса). Что касается таких объектов, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы, то подпунктом 4 пункта 1 статьи 1406 Кодекса также прямо предусмотрено, что споры об исполнении лицензионных договоров рассматриваются судом.
В случае если по лицензионному договору предоставлено право на использование ряда объектов (более одного), а по поступившему на регистрацию договору об отчуждении предполагается передача исключительных прав только на отдельные результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, рекомендуется учитывать следующие. После государственной регистрации такого договора об отчуждении исключительных прав, а таких договоров в отношении различных объектов, являющихся предметом лицензионного договора, может быть несколько, возможно возникновение ситуации, когда по одному лицензионному договору будет несколько лицензиаров.
С одной стороны, законодательно нет препятствий для регистрации указанных договоров об отчуждении исключительных прав, с другой стороны, любые действия, в том числе, внесение изменений или расторжение ранее заключенного лицензионного договора, потребуют согласования со всеми заинтересованными лицами (со всеми правообладателями - лицензиарами), а также вызывают ряд трудностей при рассмотрении документов, подготовки уведомления о результатах рассмотрения и внесение соответствующих сведений в государственные реестры.
Учитывая вышеизложенное, в случае поступления на регистрацию договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых наряду с другими объектами предоставлено по лицензионному договору, заявителю может быть рекомендовано до регистрации договора урегулировать правоотношения по лицензионному договору. В данном случае правообладатель может внести в действующий лицензионный договор изменения в части исключения из предмета договора результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, право на которое передается по договору об отчуждении, и, при соответствующем волеизъявлении сторон, приобретатель такого результата или такого средства вправе заключить отдельный лицензионный договор с лицензиатом. Заинтересованные стороны также вправе расторгнуть действующий лицензионный договор с последующим заключением новых договоров.
3.4. Договоры коммерческой концессии
3.4.1. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (с изменениями от 24.07.2007) (далее - Закон) внесены изменения в часть вторую Гражданского Кодекса, в том числе, в пункт 1 статьи 1027 Кодекса, предусматривающий определение "договора коммерческой концессии".
В соответствии с упомянутой выше нормой договором коммерческой концессии является договор, согласно условиям которого, одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). То есть, в соответствии с действующим в настоящее время законодательством, по договору коммерческой концессии в предоставляемый комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав должно быть в обязательном порядке включено право на товарный знак.
Именно договор, условия которого соответствуют пункту 1 статьи 1027 Кодекса, и являющийся соответственно договором коммерческой концессии, подлежит государственной регистрации в Роспатенте (согласно пункту 2 статьи 1028 Кодекса).
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством договор, по которому предоставляется право на использование только коммерческого обозначения и секрета производства (ноу-хау) и не предоставляется право на использование товарного знака не может рассматриваться как договор коммерческой концессии и, соответственно, не подлежит регистрации в Роспатенте. В регистрации такого договора отказывается с приведением вышеизложенных оснований.
3.4.2. В случае представления в Роспатент заявления о регистрации договора коммерческой концессии, по которому предоставляется право на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и других объектов, но не предоставлено право на использование товарных знаков, заявителю направляется уведомление об отказе такого договора с указанием вышеизложенных причин, а также предлагается сторонам договора оформить свои отношения в рамках лицензионного договора, который в последующем может быть зарегистрирован.
3.4.3. В статье 1027 Кодекса законодатель не установил исчерпывающего перечня результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, права на использование которых, наряду с товарными знаками, могут предоставляться по договору коммерческой концессии. Следовательно, по договору коммерческой концессии могут быть также предоставлены права, распоряжение которыми путем предоставления права использования допускается законом. К результатам и средствам индивидуализации, право на использование которых может быть предоставлено по договору коммерческой концессии наряду с товарными знаками, относятся, в частности, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, являющиеся объектами патентных прав, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, коммерческие обозначения, секреты производства (ноу-хау) и другие объекты. Исключения составляют наименования мест происхождения товаров и фирменные наименования, распоряжение правами на которые запрещено законом.
3.4.4. При осуществлении проверки договора коммерческой концессии, представленного для государственной регистрации, рекомендуется обращать внимание на следующие положения договора:
- предоставление по договору комплекса принадлежащих правообладателю прав;
- предоставление права на использование товарного знака (знака обслуживания);
- принадлежность правообладателю прав, предоставляемых по договору коммерческой концессии;
- наличие в договоре условия о вознаграждении;
- стороны договора - субъекты предпринимательской деятельности;
- возможность предоставления субконцессии.
3.4.5. При проверке на соответствие договора условиям регистрации устанавливается наличие в договоре, представленном для государственной регистрации в качестве договора коммерческой концессии, сведений о зарегистрированных товарных знаках и, при условии предоставления права на использование, зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности, со сведениями соответствующих государственных реестров.
3.4.6. В соответствии с пунктом 3 статьи 1027 Кодекса сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. В случае если в качестве сторон по договору, представленному для государственной регистрации как договор коммерческой концессии, указаны лица, не являющиеся коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями, в регистрации договора отказывается в связи с несоответствием договора требованиям пункта 3 статьи 1027 Кодекса и подпункта 10 пункта 7.10 Регламента (противоречие между существом договора и предусмотренным законодательством определением сторон такого договора).
Вместе с тем отсутствие в представленных документах или в самом тексте договора сведений о физическом лице, указанном в качестве стороны договора, как о зарегистрированном в установленном порядке индивидуальном предпринимателе без образования юридического лица не может являться основанием для запроса таких сведений (кроме случая наличия у Роспатента обоснованных сомнений в такой регистрации) или отказа в регистрации договора.
В такой ситуации, как указывалось в разделе, касающемся регистрации лицензионных договоров, следует предполагать разумность и добросовестность участников гражданских правоотношений (пункт 3 статьи 10 Кодекса).
3.4.7. До 1 января 2008 года по договору коммерческой концессии в комплексе исключительных прав пользователю могло быть также предоставлено право на использование фирменного наименования. Однако после вступления в силу части четвертой Кодекса согласно пункту 2 статьи 1474 Кодекса распоряжение правом на фирменное наименование, в том числе путем предоставления другому лицу права использования, не допускается.
Вместе с тем указание в поступившим на регистрацию договоре коммерческой концессии на предоставление, наряду с другими правами, права на использование фирменного наименования, не является основанием для отказа в регистрации договора, поскольку пунктом 7.10 Регламента, устанавливающим условия регистрации договоров, такое условие не предусмотрено. В таком случае целесообразно сделать соответствующую отметку в сопроводительном письме заявителю.
3.4.8. Согласно пункту 4 статьи 1027 Кодекса к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит существу договора коммерческой концессии.
Учитывая указанное положение законодательства, при рассмотрении договора коммерческой концессии следует осуществлять проверку, используя сведения соответствующих государственных реестров, на соответствие договора условиям регистрации, предусмотренным подпунктом 11 пункта 7.10 Регламента. При проведении такой проверки условий договора проверяется наличие ранее зарегистрированных договоров о предоставлении права на использование товарных знаков или других результатов интеллектуальной деятельности, например, на условии исключительной лицензии. О возможности регистрации предоставления исключительного и неисключительного права на использование более подробно рассмотрено в разделе, посвященном лицензионным договорам.
3.4.9. Пунктом 1 статьи 1027 Кодекса однозначно предусмотрено, что договор коммерческой концессии является возмездным. В связи с чем, указание в поступившем на регистрацию договоре коммерческой концессии на отсутствие вознаграждения (безвозмездность) является основание для отказа в регистрации такого договора.
Принимая во внимание положения пункта 4 статьи 1027 Кодекса, также представляется, что в случае если в представленном договоре коммерческой концессии сделана ссылка на отдельное соглашение сторон по вопросам вознаграждения, которое не является неотъемлемой частью договора и не представлено для целей регистрации, следует уведомить заявителя об отказе в регистрации договора. Более подробно вопросы, касающиеся вознаграждения, рассмотрены в разделе, посвященном регистрации лицензионных договоров.
3.4.10. В соответствии с пунктом 2 статьи 1031 Кодекса, если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель обязан обеспечить государственную регистрацию договора коммерческой концессии. Вместе с тем не рекомендуется отказывать в регистрации договора коммерческой концессии, в случае подачи заявления о регистрации пользователем, если договором коммерческой концессии такая обязанность пользователя не предусмотрена, а также подачи заявления о регистрации правообладателем, если договором предусмотрено, что документы представляются пользователем.
3.5. Договоры о залоге исключительного права
В соответствии с пунктом 1 статьи 334 Кодекса в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.
Предметом залога согласно статье 336 Кодекса может быть всякое имущество, в том числе и исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Стороны договора о залоге именуются залогодатель и залогодержатель. По договору о залоге исключительного права залогодатель является лицом, предоставившим исключительное право в залог. В качестве залогодателя рассматривается лицо, которому принадлежит заложенное исключительно право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, из стоимости которого кредитор вправе получить удовлетворение в случае неисполнения должником обязательства обеспеченного залогом. Залогодержатель является лицом, принявшим исключительное право в залог. Сторонами договора о залоге могут быть как физические, так и юридические лица
Договор о залоге исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, подлежащие государственной регистрации в Роспатенте, подлежит государственной регистрации в Роспатенте и действует с момента государственной регистрации.
При проверке договоров о залоге исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации рекомендуется учитывать следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 339 Кодекса существенными условиями договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации являются:
- предмет залога;
- оценка предмета залога;
- существо залога;
- размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом;
- указание на лицо, у кого находится заложенное право.
Вместе с тем исполнителю, осуществляющему проверку соответствия договора условиям регистрации, следует проверять наличие в договоре следующих положений:
- сведения о сторонах договора, в том числе правообладателе, и предмете залога;
- возможность последующего залога права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
- срок действия договора о залоге;
- возможность залогодателя использовать и/или распоряжаться результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации;
- указание на лицо, у кого находится заложенное право.
Особое внимание при проверке документов, представленных для государственной регистрации договора о залоге исключительного права, обращается на соблюдение условий, предусмотренных подпунктами 1, 2, 3, 4 и 10 пункта 7.10 Регламента.