Согласно пункту 5 упомянутой статьи Кодекса к сублицензионному договору применяются правила Кодекса о лицензионном договоре.
Исходя из положений пункта 1 статьи 1238 Кодекса, лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации при письменном согласии лицензиара. Письменное согласие может быть выражено как в самом лицензионном договоре, так и в отдельном документе.
В связи с этим при проверке документов, представленных для государственной регистрации сублицензионного договора, следует проверять, предусмотрено ли лицензионным договором правомочие лицензиата предоставлять право использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации другому лицу.
При отсутствии у лицензиата по лицензионному договору такого правомочия целесообразно предоставление заявителем документа, в котором указывается или из текста которого следует согласие лицензиара по лицензионному договору на предоставление лицензиатом по сублицензионному договору права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.
В случае если в лицензионном договоре согласие лицензиара не выражено и среди документов, представленных для государственной регистрации сублицензионного договора, отсутствует документ, выражающий соответствующее согласие, в регистрации договора отказывается со ссылкой на подпункт 11 пункта 7.10 Регламента.
3.2.2. По сублицензионному договору лицензиат выступает в роли вторичного правообладателя - сублицензиара, а другая сторона - в роли вторичного лицензиата - сублицензиата. Предоставленные на основе сублицензии права производны от прав, полученных по лицензионному договору. По этой причине объем прав по сублицензии не может превышать пределы тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.
Выполнение этого условия, в частности, означает, что сублицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака не может быть заключен в отношении большего количества товарных знаков, классов товаров и услуг, большей территории, на которой предоставляется право использование товарного знака, и большего срока заключения договора, чем лицензионный договор.
3.2.3. Сублицензионный договор, предусматривающий срок действия, превышающий срок действия лицензионного договора, согласно пункту 3 статьи 1238 Кодекса считается заключенным в пределах срока действия лицензионного договора.
Отсутствие в сублицензионном договоре указания на срок, на который заключается сублицензионный договор, не может препятствовать его регистрации.
Сублицензионный договор, в котором не предусмотрен срок действия, рекомендуется считать заключенным на пять лет, если такой срок не превышает срок действия лицензионного договора, в противном случае в пределах срока действия лицензионного договора.
3.2.4. В соответствии с пунктом 5 статьи 1238 Кодекса к сублицензионному договору также применимы правила Кодекса о лицензионном договоре, в том числе касающиеся вознаграждения по лицензионному договору. В связи с этим при проверке сублицензионных договоров рекомендуется обращать внимание на пункт 3.1.6. настоящих Рекомендаций, касающийся условий лицензионного договора о вознаграждении.
3.3. Договоры об отчуждении исключительного права
3.3.1. Согласно пункту 1 статьи 422 Кодекса договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.
Согласно пункту 1 статьи 1234 Кодекса по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).
Исходя из положений пункта 4 статьи 1234 Кодекса, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права на такой результат или такое средство, подлежащему государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти, функции которого исполняет Роспатент, переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора.
3.3.2. При проверке на соответствие условиям регистрации договоров об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации следует обращать внимание на то, что по договору об отчуждении исключительного права исключительное право передается в полном объеме и Кодексом не предусмотрено отчуждение отдельных правомочий, принадлежащих правообладателю.
3.3.3. Если в договоре прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации передается в полном объеме, такой договор в соответствии с пунктом 3 статьи 1233 Кодекса считается лицензионным договором, за исключением случаев отчуждения исключительного права на товарный знак в отношении части товаров или услуг, для которых он зарегистрирован.
В случае если в договоре, который представлен для государственной регистрации в качестве договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации передается в полном объеме, в регистрации договора отказывается со ссылкой на подпункт 10 пункта 7.10 Регламента (ввиду наличия внутренних противоречий, например, несоответствие названия и предмета договора, а также положений договора и заявления о регистрации).
3.3.4. Если в представленном для государственной регистрации договоре предусмотрена передача исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации на определенный срок, за исключением случая, когда в качестве срока указан срок действия правовой охраны результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в регистрации такого договора отказывается со ссылкой на подпункт 10 пункта 7.10 Регламента.
Если в представленном для государственной регистрации договоре предусмотрена передача исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в отношении определенной в договоре территории, за исключением Российской Федерации, в регистрации такого договора отказывается со ссылкой на подпункт 10 пункта 7.10 Регламента.
Если в договоре, представленном на государственную регистрацию в качестве договора об отчуждении исключительного права, указан срок, на который заключен договор, равный сроку правовой охраны результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, или указана территория Российская Федерация, в сопроводительном письме, с которым заявителю по адресу для переписки, указанному в заявлении, направляется после регистрации договора предусмотренный Регламентом комплект документов, может быть обращено внимание заявителя на некорректность указанных условий указанных договора.
3.3.5. Согласно пункту 3 статьи 1234 Кодекса по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Таким образом, если в договоре об отчуждении исключительного права не указывается на его безвозмездность, то такой договор рассматривается как возмездный.
При проверке договора об отчуждении исключительного права на соответствие условию подпункта 9 пункта 7.10 Регламента следует руководствоваться положениями, изложенными в пункте 3.1.6 настоящих Рекомендаций.
3.3.6. При проверке договоров отчуждении исключительного права на товарный знак рекомендуется обращать внимание на положения пункта 3.3.7 настоящих Рекомендаций.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1488 Кодекса по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне -приобретателю исключительного права.
Исходя из положений пункта 1 статьи 1488 Кодекса, передача исключительного права на товарный знак может быть не только в отношении всех товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, но и в отношении части товаров. Товары, в отношении которых передается исключительное право на товарный знак, должны быть определены в договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак.
При проверке документов, относящихся к договорам об отчуждении исключительного права на товарные знаки, на соответствие условиям регистрации следует учитывать положения пункта 3.1.2 настоящих Рекомендаций.
3.3.7. При рассмотрении заявлений о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, следует учитывать, что пунктом 2 статьи 1488 Кодекса установлено ограничение для регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, а именно: отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
3.3.7.1. Случаи возможных оснований, при наличии которых отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, перечислены в пункте 9.9.9 Регламента. К таким основаниям относят случаи, когда товарный знак содержит:
- обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или другой государственный символ и знак, официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной и межправительственной организации, их гербы, флаги, другие символы и знаки, официальное контрольное, гарантийное или пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения обозначение, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его правообладателя, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не предоставлено;
- обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте;
- обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если товарный знак уступается лицу, не имеющему согласия собственника.
3.3.7.2. Отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, когда оно также осуществляется в отношении:
- части товаров и услуг, являющихся однородными с товарами и услугами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;
- товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным;
- товарного знака, воспроизводящего или сходного до степени смешения с промышленным образцом, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющий за собой право на промышленный образец;
- товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его отдельные элементы), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование;
- товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем.
3.3.7.3. Однородные товары/услуги. Введение потребителя в заблуждение возможно в случае регистрации договора об отчуждении товарного знака в отношении части товаров/услуг, являющихся однородными товарам/услугам, для которых правообладателем сохраняется исключительное право на этот товарный знак.
При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
Для установления однородности товаров и услуг могут приниматься во внимание такие обстоятельства как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость или взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.
Вывод об однородности товаров и услуг делается по результатам анализа по перечисленным критериям в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.
Принятая классификация товаров и услуг в соответствии с Ниццким соглашением не влияет на оценку однородности товаров и услуг.
Перечисленные критерии однородности товаров/услуг применяются для установления однородности товаров/услуг при проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака. Эти критерии следует использовать также и для установления однородности товаров/услуг при рассмотрении вопроса о том, может ли отчуждение исключительного права на товарный знак в отношении части товаров явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.
3.3.7.4. Сходные знаки. Введение потребителя в заблуждение при регистрации договора об отчуждении товарного знака возможно в случае, если правообладатель, отчуждая исключительное право на товарный знак, сохраняет за собой исключительное право на сходный до степени смешения товарный знак, зарегистрированный для обозначения тождественных и/или однородных товаров/услуг.
При определении тождества и сходства до степени смешения товарных знаков следует руководствоваться критериями, изложенными в пунктах 3.3.7.5 - 3.3.7.8 настоящих Рекомендаций.
3.3.7.5. Товарный знак считается тождественным с другим товарным знаком, если он совпадает с ним во всех элементах.
Товарный знак считается сходным до степени смешения с другим товарным знаком, если он ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Оценка сходства товарных знаков производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей товарных знаков, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.
3.3.7.6. Сходство словесных товарных знаков может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).